1. Wirtschaftliche Chancen - Rechtliche Risiken? Viele Unternehmen verfügen über Produkte, Marken, Kennzeichen oder ein Image, die durch die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Unternehmen gewinnbringend verwertet werden können. Es brauchen nicht nur die Namen von Modezaren wie Pierre Cardin, Armani zu sein oder hoch komplizierte, technische Produkte wie Abgasreinigungs-katalysatoren, Turbolader. Es können ebenso einfachere Marken und Produkte gewinnbringend verwertet werden. Die rechtlichen Risiken solcher Lizenzverträge lassen sich bei der Beachtung weniger Grundsätze gut in den Griff bekommen. Der Unternehmer muss sich vor Beginn der Vertragsverhandlung über einige wenige Fragen im Klaren werden:   2. Welche Rechte haben wir? Wichtige Vorfrage einer jeden Bemühung um den Abschluss von Lizenzverträgen mit Dritten ist: Über welche Rechte verfügt das Unternehmen selbst? So ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Schutzgesetze (z.B. Urheberrechts-, Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmustergesetz oder Markenrecht) zu prüfen, ob das Recht, über das man selbst verfügen möchte, räumlich in dem jeweiligen Lizenzgebiet zur Anwendung kommt. Hat man in dem Lizenzgebiet eine Marke eingetragen, ein Patent erworben oder die Urheberrechte für das Lizenzgebiet erworben? Welche Dauer soll der Lizenzvertrag haben? Ist man berechtigt, für die Dauer des beabsichtigten Lizenzvertrages über das Recht zu verfügen? Welche Rechte hat man? Verfügt man über das Recht zur Nutzung der Marke zur Kennzeichnung der in Aussicht genommenen Gegenstände? Schließlich ist zu fragen, ob die Zustimmung Dritter für den Abschluss von Lizenzverträgen erforderlich ist. So bedarf es der Zustimmung eines Urhebers bei Abschluss eines Lizenzvertrages über die Werknutzung durch einen Dritten; ein Patentlizenzvertrag braucht aber keine Zustimmung des Erfinders für seine Wirksamkeit. 3. Welcher Gegenstand soll lizenziert werden? Nicht nur für den wirtschaftlichen Erfolg einer Lizenzierung kommt es entscheidend darauf an, welcher Lizenzgegenstand dem Dritten zur Nutzung eingeräumt wird, sondern auch für die Vertragsformulierung. Verfügt das Unternehmen über eine Marke, die beispielsweise geeignet ist, im Textil- und Accessoirebereich Verwendung zu finden, so sollte man sich Klarheit darüber verschaffen, wie die einzelnen Lizenzgegenstände voneinander abgegrenzt werden können. So kann der Lizenzgegenstand beispielsweise ein Lederartikel, aber ebenso Schuhe, Gürtel, Handtaschen, Aktentaschen, Geldbörsen, Schlüsseltaschen sein. Sollen Lizenzen an urheberrechtlich geschützten Figuren vergeben werden, so kann deren Verwendung auf Bekleidungsstücken generell genehmigt werden, aber auch speziell auf Unterwäsche, Nachtwäsche, Trainingsbekleidung, Mäntel, Jacken, Hemden usw. Es lohnt sich also, zunächst strategisch festzulegen, welche Bereiche im Rahmen der Lizenzierung voneinander unterschieden werden können und wo jeweils unterschiedliche Lizenzverträge geschlossen werden können. Diese Bereiche sind im Einzelnen genau festzulegen, so dass später im Lizenzvertrag als Lizenzgegenstand genau definiert werden kann, wo die Marke und/oder das urheberrechtlich geschützte Werk Verwendung finden kann. Gleiches gilt natürlich ebenso für patentrechtlich oder gebrauchsmusterrechtlich geschützte Gegenstände. 4. In welchem Umfang möchten wir die Rechte einräumen? Der Umfang der Rechtseinräumung hängt natürlich zunächst von dem Verwertungszweck ab. Ein Lizenznehmer wird jedenfalls diejenigen Rechte benötigen, die ihm eine angemessene Verwertung der Lizenzgegenstände ohne Verletzung der Rechte Dritter ermöglichen. Dabei kann sich der Lizenzgeber jedoch die Frage stellen, ob er dem jeweiligen Lizenznehmer das ausschließliche Recht einräumen möchte oder ein nicht ausschließliches. Erwirbt der Lizenznehmer ein ausschließliches Recht, so ist er allein zur Auswertung berechtigt, unter Ausschluss aller anderen, einschließlich des Lizenzgebers. Erwirbt der Lizenznehmer hingegen ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht, so kann der Lizenznehmer neben allen anderen, die diese Berechtigung haben, den Lizenzgegenstand entsprechend verwerten. Weiter stellt sich die Frage, für welche Zeitdauer man dem Lizenznehmer das Recht einräumen möchte. So können die Rechte für die Dauer der Schutzfrist eingeräumt werden, aber auch für einen beschränkten Zeitraum. Wählt der Lizenzgeber einen beschränkten Zeitraum, so kann er nach Ablauf des Zeitraumes prüfen, ob die Verwertung den wirtschaftlichen Erfolg brachte, den der Lizenzgeber sich vorgestellt hat. Er hat dann auch die Möglichkeit, einen neuen anderen Lizenznehmer zu suchen, um seine Vorstellungen zu verwirklichen. Eine Beschränkung auf einen überschaubaren Zeitraum ist daher üblich. Zu prüfen ist ebenso, für welches räumliche Verbreitungsgebiet der Lizenzgeber die Rechte einräumen möchte. Dies ist besonders problematisch im Bereich der Europäischen Gemeinschaft. Hier gilt der Grundsatz der so genannten "Europaweiten Erschöpfung". Dies bedeutet, dass dann, wenn ein Vervielfältigungsstück eines Lizenzgegenstandes einmal mit Zustimmung des Lizenzgebers in den Verkehr gesetzt wurde, es von dort aus beliebig im gesamten Bereich der europäischen Gemeinschaft verbreitet werden kann. Wird also beispielsweise die Lizenz auf das Gebiet der Republik Österreich beschränkt, so kann ein Großhändler diese Vervielfältigungsstücke ohne jegliche Beschränkung im gesamten Bereich der Europäischen Gemeinschaft weiterverkaufen. Weder der Lizenzgeber noch die Lizenznehmer in anderen europäischen Ländern können sich dagegen wehren, denn die Vervielfältigungsstücke wurden einmal mit Zustimmung des Berechtigten in den Verkehr gesetzt, also vom herstellenden Lizenznehmer an den Großhändler verkauft. 5. Wie können wir die Qualität unserer Produkte sicherstellen? Gestattet der Lizenzgeber dem Lizenznehmer, die Lizenzgegenstände selbst herzustellen oder gar weiterzuentwickeln, muss er sicherstellen, dass die Produkte seinen eigenen Qualitätsanforderungen entsprechen, um damit nicht die eigene Produktion und den Ruf des Lizenzgebers zu beeinträchtigen. Auch der Modeschöpfer kann anderen die eigenständige Entwicklung von Bekleidungsgegenständen gestatten. Er wird sich jedoch stets vorbehalten, die Entwürfe, Muster und auch die Serienproduktion zu genehmigen, um seinen guten Ruf sicherzustellen. Natürlich kann der Lizenzgeber auch entsprechende Entwürfe zur Verfügung stellen und den Lizenznehmer auf die Produktion dieser Entwürfe beschränken. Hier muss sich also der Lizenzgeber Gedanken darüber machen, wie er sicherstellen kann und will, dass die Lizenzgegenstände seinen Qualitätsanforderungen entsprechen. Regelmäßig werden daher entweder ausdrückliche Genehmigungen vereinbart oder es genügt, dass der Lizenznehmer die entsprechenden Entwürfe, Muster und Modelle oder Serienprodukte dem Lizenzgeber vorab übermittelt. Sofern dieser als Kaufmann eine bestimmte Zeit lang schweigt, gilt die Genehmigung als erteilt. 6. Welches Lizenzhonorar ist angemessen? Für die Bestimmung des Lizenzhonorars ist grundsätzlich zwischen Pauschalhonorar einerseits und erfolgsabhängigem Honorar andererseits zu unterscheiden. In manchen Fällen wird der Aufwand der Überprüfung von Abrechnungen und der Korrespondenz usw. in keinem Verhältnis zu dem erreichbaren Lizenzhonorar stehen. In diesen Fällen bietet es sich an, ein Pauschalhonorar zu vereinbaren. In den meisten Fällen wird allerdings ein erfolgsabhängiges Honorar bevorzugt. Dies kann als Stückhonorar, als Anteil am Umsatz des Lizenznehmers, aber auch an die Dauer der Nutzung geknüpft werden. Natürlich sind auch andere Anknüpfungsmerkmale denkbar. In jedem Fall sollte darauf geachtet werden, dass die Grundlage einfach zu ermitteln und zu überprüfen ist. Wird beispielsweise ein Gewinnanteil vereinbart, so kann es bei der Zurechnung von Kosten zu Diskussionen und zu Streitigkeiten führen. Aus diesem Grunde ist die Anknüpfung an Umsätze oder Stückzahlen vorzuziehen, kombiniert mit festgelegten Zeiträumen. Neben der erfolgsabhängigen Beteiligung kann an eine Vorschuss- oder auch Garantiezahlung gedacht werden. Beide können entweder als verlorene Signing Fee oder als anrechenbare Zahlung ausgestaltet sein. Zu beachten ist, dass über den Vorschuss bei Vertragsende abgerechnet wird. Hat der Lizenznehmer also zuviel bezahlt, muss der Lizenzgeber den zuviel bezahlten Teil zurückerstatten. Anders bei der Garantie, die als Mindestvergütung dem Lizenzgeber stets verbleibt. Aus der Sicht des Lizenzgebers ist daher eine Garantie vorzuziehen, aus der Sicht des Lizenznehmers hingegen ein Vorschuss. Zur Ermittlung der Mindestgarantie sollte der Lizenzgeber sich die Erfolgschancen des Lizenzgegenstandes auf dem Lizenzmarkt vor Augen führen und kann dann entsprechend seiner Erfolgseinschätzung die Garantie festlegen. Dadurch schützt er sich auch vor einer Fehleinschätzung des Marktes. Bei der Erfolgsbeteiligung am Umsatz ist es bei Auslandsgeschäften häufig ratsam, einen Mindestbetrag je Stück festzulegen. Neben den Lizenzhonoraren sind gegebenenfalls Absprachen über Kostenerstattungen, Werbekostenzuschüsse und sonstige Leistungen des Lizenznehmers erforderlich. Erbringt der Lizenzgeber zusätzlich zur Gestattung noch Leistungen, sind diese im Einzelnen zu beschreiben. Wenn und soweit die Lizenzhonorare beispielsweise mit eigenen Lizenzgebern zu teilen sind, ist darauf zu achten, dass die Leistungen und die hierfür vorgesehenen Vergütungsanteile getrennt ausgewiesen werden. Auch wegen einer steuerrechtlich unterschiedlichen Behandlung kann ein gesonderter Ausweis sinnvoll sein. Wird im Lizenzvertrag eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart, so muss festgelegt werden, ob viertel-, halb- oder jährlich eine Abrechnung zu erteilen ist, welchen Inhalt die Abrechnung aufzuweisen hat und welche Nachweise dazu vorzulegen sind. Ferner ist neben der Fälligkeit der Abrechnung auch die Fälligkeit der Zahlung festzulegen. Schließlich sind die Prüfungsrechte zu überlegen. Regelmäßig empfiehlt es sich, ein Bucheinsichtsrecht durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person festzulegen. 7. Festlegung von Belegexemplaren? Stets sollte sich der Lizenzgeber darüber im Klaren sein, ob er von den Lizenzprodukten Belegexemplare haben möchte, und wenn ja, wie viele, so dass auch dieser Vorgang klar im Vertrag geregelt wird. In manchen Fällen will der Lizenzgeber selbst den Lizenzgegenstand verwerten. In diesem Falle müssten Absprachen über die Lieferkonditionen im Lizenzvertrag aufgenommen werden. 8. Möchten wir am Know-how des Lizenznehmers beteiligt sein? In manchen Fällen, insbesondere bei Lizenzen hinsichtlich technischer Geräte, nimmt der Lizenznehmer das technische Gerät, um es seinerseits in einem anderen Gerät einzubauen und/oder fortzuentwickeln. In diesen Fällen hat der Lizenznehmer ein erhebliches Interesse daran, dass die Entwicklungsergebnisse und Know-how-Ergebnisse auch dem Lizenzgeber zur Verfügung gestellt werden. In manchen Fällen könnte der Lizenznehmer den Bestand eines gewerblichen Schutzrechtes mit einer Nichtigkeits- oder Löschungsklage angreifen. Davor kann eine Nichtangriffsabrede den Lizenzgeber schützen, so dass der Lizenznehmer nicht Rechte des Lizenzgebers zerstört. Möglicherweise möchte der Lizenzgeber sicherstellen, dass der Lizenznehmer seinerseits auch Fortentwicklungen des Lizenzgegenstandes umsetzt und anwendet. Auch dies wäre vertraglich zu vereinbaren. 9. Vertragsende Ist der Vertrag nicht ohnehin auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen, so stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen und wann der Vertrag gekündigt werden kann. Auch hier sollte sich der Lizenzgeber genaue Gedanken darüber machen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Fristen er den Vertrag beenden möchte. Unabhängig von dem vereinbarten Kündigungsrecht besteht in jedem Fall das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. In vielen Verträgen werden diese wichtigen Gründe im Einzelnen dargelegt. Solche Gründe können wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber auch persönliche Zerwürfnisse sein. Für den Fall der Vertragsbeendigung ist schließlich zu überlegen, ob dem Lizenznehmer eine Aufbrauchfrist für die restlichen Lagerexemplare eingeräumt wird. 10. Weiterübertragung / Betriebsveräußerung Der Lizenzgeber sollte sich ebenso Gedanken darüber machen, ob er dem Lizenznehmer gestattet, die Rechte aus dem Lizenzvertrag Dritten ganz oder teilweise weiter zu übertragen. Wenn er die Weiterübertragung gestattet, sollten zur Sicherung aller Ansprüche weitere Haftungsabreden getroffen werden, z.B. eine Bürgschaft des Lizenznehmers für die umfassende ordnungsgemäße Vertragserfüllung. Wenn die Person des Unternehmensinhabers, Geschäftsführers und/oder Gesellschafters des Lizenznehmers von besonderer Bedeutung ist, sollte der Lizenzgeber für den Fall der Änderung dieses Personenkreises ganz oder teilweise die Möglichkeit haben, den Vertrag zu beenden (Change-of-control-Klausel). 11. Welche sonstigen Bestimmungen sind im Vertrag von Bedeutung? In jedem Fall sollten sich Lizenzgeber und Lizenznehmer über den Erfüllungsort einigen. Also wohin haben die Zahlungen zu fließen, wo ist der Vertrag zu erfüllen? Regelmäßig wird der Lizenzgeber z.B. bestrebt sein, seinen Sitz als Erfüllungsort zu vereinbaren. Weiterhin sollten sich Lizenzgeber und Lizenznehmer von Anfang an Gedanken über das anzuwendende Recht machen. Insbesondere in internationalen Rechtsbeziehungen ist unbedingt eine Klarstellung erforderlich. Natürlich wird der Lizenzgeber ebenso wie der Lizenznehmer bestrebt sein, die Anwendung des jeweiligen Heimatrechtes auf den Vertrag zu vereinbaren. Wenn sich jedoch die Parteien nicht darüber einigen, welches Heimatrecht zur Anwendung kommen soll, können sie ebenso das Recht eines Drittstaates zur Grundlage ihrer Vertragsbeziehung machen. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag jeweils dort zugelassene Anwälte heranzuziehen sind, die das jeweilige Recht kennen und beherrschen. Ebenso sollte über den Gerichtsstand nachgedacht werden. So kann der Gerichtsstand am Ort des Lizenzgebers, des Lizenznehmers, aber auch an einer dritten Stelle sein. Will man die ordentliche Gerichtsbarkeit vermeiden, so können Schiedsgerichtsvereinbarungen getroffen werden. Dabei ist jedoch im Bereich des deutschen Rechts zu berücksichtigen, dass Schiedsgerichtsverträge nur dann wirksam sind, wenn sie in einer gesonderten Urkunde geschlossen wurden. Gegebenenfalls sollte man sich der Schiedsordnung des Deutschen Industrie- und Handelstages oder anderer Schiedsgerichtsordnungen unterstellen. Prof. Dr. Peter Lutz, Rechtsanwalt lutz@gerstenberg.de